Header world 01

Column: Het opbouwen van een internationale octrooiportefeuille

Laat ik direct een misverstand wegnemen; er bestaat niet zoiets als een ‘wereldoctrooi’. Octrooirechten kunnen nationaal, en in sommige gevallen regionaal worden verkregen. Het aanvragen van octrooien in een groot aantal landen wereldwijd kan aardig in de papieren gaan lopen, terwijl uw uitvinding op dat moment nog niet op de markt is en/of meer geld kost dan dat deze oplevert.

Er zijn echter een aantal trajecten en overwegingen die u kunnen helpen om tóch een effectieve internationale octrooiportefeuille op te bouwen en de kosten ervan te spreiden.

Een Nederlandse octrooiaanvrage; ter verkenning

U heeft een uitvinding gedaan en wilt deze graag zo snel mogelijk in zoveel mogelijk landen vastleggen. Immers, u wilt niet dat iemand anders u voor is en u wilt voorkomen dat anderen vrij hun gang kunnen gaan in afzetmarkten die voor u van belang zijn. In eerste instantie is het echter voldoende om alleen een Nederlandse octrooiaanvrage in te dienen. Met het indienen van een Nederlandse octrooiaanvrage kunt u voor relatief lage kosten een indieningsdatum vastleggen voor uw uitvinding, welke later kan worden gebruikt voor het opbouwen van een internationale octrooiaanvragen. Uw Nederlandse octrooiaanvrage blijft anderhalf jaar geheim, zodat u uw uitvinding kunt doorontwikkelen en naar de markt kunt brengen zonder slapende honden wakker te maken.

Tijdens het Nederlandse aanvraagtraject wordt een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd waarbij uw uitvinding wordt onderzocht op de vereisten voor octrooieerbaarheid; nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Op basis van de uitkomst van het nieuwheidsonderzoek kunt u besluiten of het loont om een internationale octrooiportefeuille op te bouwen, of om uw plannen bij te stellen.

Een Internationale octrooiaanvrage; tijd kopen

Binnen een jaar na de indieningsdatum van uw Nederlandse octrooiaanvrage kunt u vervolgaanvragen indienen, welke de prioriteit inroepen van uw Nederlandse octrooiaanvrage. Dat wil zeggen dat voor de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van de vervolgaanvrage alleen wordt gekeken naar de stand van de techniek van vóór de indieningsdatum van uw Nederlandse octrooiaanvrage. De effectieve indieningsdatum van uw vervolgaanvragen is dus gelijk aan de indieningsdatum van uw Nederlandse octrooiaanvrage.

Als het succes van uw uitvinding het toelaat, kunt u direct nationale of regionale vervolgaanvragen indienen. Vaak loont het echter om eerst een Internationale octrooiaanvrage in te dienen. Een Internationale octrooiaanvrage leidt niet tot een octrooi met internationale dekking, maar maakt het mogelijk de keuze, en dus de kosten, voor octrooiaanvragen in 148 landen en regio’s wereldwijd uit te stellen tot 2,5 jaar na de indieningsdatum van uw Nederlandse octrooiaanvrage. Met een Internationale octrooiaanvrage ‘koopt’ u dus netto 1,5 jaar extra tijd om uw uitvinding uit te ontwikkelen, tot een succes te maken en uw Internationale octrooiportefeuille verder uit te rollen.

Strategische landenkeuze

Uiteindelijk breekt dan toch het keuzemoment aan voor nationale en regionale octrooiaanvragen. Het is op dat moment van belang zorgvuldig en strategisch af te wegen welke landen en regio’s voor u de meest effectieve octrooibescherming bieden. Hierbij zijn uiteraard uw belangrijkste afzetmarkten doorslaggevend. Daarnaast kan meespelen dat in bepaalde landen of regio’s via een enkele procedure een zeer groot afzetgebied kan worden beschermd. In de Verenigde Staten en China is de verhouding tussen de kosten voor de procedure en uw potentiële afzetmarkt bijvoorbeeld zeer gunstig.

Het effect van octrooibescherming kan echter verder reiken dan het land zelf. Zo geeft een octrooirecht een exclusief tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Onder ‘anderszins exploiteren’ valt bijvoorbeeld ook de export van een uitvinding. Als uw belangrijke concurrenten hun productiefaciliteiten in een bepaald land hebben, dan kan het dus interessant zijn om voor dat land octrooi aan te vragen, en daarmee de productie in dat land, maar ook de export vanuit dat land te verhinderen. Dit is met name interessant wanneer de productiefaciliteiten niet eenvoudig verplaatst kunnen worden.

Snel bescherming in bepaalde landen

Het traject dat hierboven is geschetst, is gericht op het zoveel mogelijk uitstellen van de nationale en regionale aanvraagtrajecten.

Echter, als u geconfronteerd wordt met een mogelijke inbreuksituatie in een bepaald land, of u wilt uit strategische overwegingen snel octrooirechten in bepaalde landen, dan is het zaak zo snel mogelijk het aanvraagtraject voor die landen in gang te zetten. Dit kan op elk moment, bijvoorbeeld op basis van uw Nederlandse octrooiaanvrage in het eerste jaar na indiening, en op basis van uw Internationale octrooiaanvrage tot 2,5 jaar na indiening.

Uw octrooigemachtigde is u graag van dienst bij het effectief opbouwen van uw internationale octrooiportefeuille.