Op 16 september 2011 werd in Amerika de nieuwe ‘America Invents Act’ (AIA) goedgekeurd en deze is dit jaar op 16 maart in werking getreden. De wet staat voor een flinke koerswijziging voor de Amerikaanse octrooipraktijk, welke ook voor uw belangen in Amerika gevolgen kan hebben. In deze column behandelen wij enkele van de bestaande en nieuwe aspecten van de Amerikaanse octrooiwet.
‘First to invent’ wordt ‘first to file’
Amerika kende tot 16 maart 2013 een ‘first to invent’ systeem. In een ‘first to invent’ systeem verkreeg een uitvinder die als eerste tot een bepaald idee kwam en middels een (theoretisch) model of prototype kon aantonen dat dit werkte, aanspraak op een octrooi. Het daadwerkelijke octrooi kon later worden aangevraagd, waarbij – met het juiste bewijs – de datum voor de conceptie van de uitvinding, en dus het recht op octrooi, tot maximaal een jaar kon worden bijgesteld.
Het ‘first to invent’ systeem wordt gezien als een eerlijk systeem, omdat de rechtmatige uitvinder aanspraak kan maken op octrooi, en niet zozeer diegene die als eerste het octrooi aanvraagt. Echter, het systeem bood de mogelijkheid om de aanspraak op octrooi aan te vechten. Wanneer meerdere uitvinders aanspraak dachten te hebben op een octrooi, dan leidde dit dikwijls tot kostbare bewijsprocedures.
De Amerikaanse wetgever heeft daarom besloten om – net als nagenoeg alle andere landen en regio’s in de wereld, waaronder Europa – over te stappen naar het ‘first to file’ systeem. Bij een ‘first to file’ systeem wordt de aanvraagdatum van het octrooi als uitgangspunt genomen en speelt de datum waarop de uitvinder zijn idee had geen rol. Er wordt dus van de uitvinder verwacht dat hij actief octrooi aanvraagt op zijn uitvinding, voordat een ander dat doet. De uitvinder kan alleen aanspraak maken op een eerder octrooi van een andere partij als hij kan aantonen dat er sprake is van ontlening, d.w.z. dat het idee door die partij van hem gestolen is.
Respijtperiode
In Europa geldt dat elke openbaarmaking van de uitvinder voorafgaand aan het indienen van een Europese of nationale octrooiaanvrage schadelijk kan zijn voor de nieuwheid van de uitvinding. In Amerika geldt onder de nieuwe wet echter nog een respijtperiode van 1 jaar, waarbinnen alsnog octrooi kan worden aangevraagd op een reeds door de uitvinder geopenbaarde uitvinding. Hoewel de aanvraagdatum als datum voor het vaststellen van de nieuwheid van de uitvinding wordt genomen, worden de eerdere openbaarmakingen door de uitvinder in Amerika buiten beschouwing gelaten. In dat geval zal de uitvinder echter buiten Amerika in veel landen en regio’s, waaronder Europa, geen geldig octrooi meer kunnen verkrijgen.
Een rechtspersoon als aanvrager
Tot 16 maart 2013 was het in Amerika alleen mogelijk om in naam van de uitvinder een octrooi aan te vragen. Dit hing samen met het ‘first to invent’ systeem, op basis waarvan de aanspraak op octrooi toekomt aan de uitvinder. Met de overgang naar het ‘first to file’ systeem wordt het ook mogelijk om in Amerika onder de naam van de aanvrager een octrooi aan te vragen. Deze aanvragen kan een natuurlijk persoon zijn, bijvoorbeeld de uitvinder, maar ook een rechtspersoon, bijvoorbeeld het bedrijf waar de uitvinder werkzaam is. Dit maakt de procedure in Amerika aanzienlijk eenvoudiger aangezien niet meer voor elke handeling in het verleningstraject toestemming nodig is van de uitvinder.
Kosten
De Amerikaanse wetgever heeft de wetswijziging aangegrepen om de kosten voor bijna alle procedurele handelingen aanzienlijk te verhogen, teneinde deze kostendekkend te maken. Zo kost het starten van een ‘post-grant review’ vanaf 16 maart 2013 ruim 35.000 dollar. Ter vergelijking; in Europa kost het starten van een oppositie bij de Europese octrooiraad ongeveer 745 euro. Deze bedragen zijn exclusief de kosten van uw gemachtigde en de kosten tijdens het verdere verloop van de procedure.
Information Disclosure Statement (IDS)
Een belangrijk, ongewijzigd aspect van de Amerikaanse octrooiwet is het ‘Information Disclosure Statement’ (IDS). De aanvrager van een Amerikaans octrooi is verplicht tot aan verlening van het octrooi alle voor hem beschikbare, relevante literatuur met betrekking tot de uitvinding middels het IDS te melden bij de Amerikaanse octrooiraad. Hiermee hoopt de Amerikaanse octrooiraad, afgezien van de literatuur uit hun eigen literatuuronderzoek, een beter inzicht te krijgen in de wereldwijd beschikbare literatuur op het gebied van de uitvinding.
Dit klinkt schappelijk, maar legt een complexe verplichting op aan de aanvrager, die gedurende de verleningsprocedure regelmatig via diverse kanalen, en in het bijzonder vanuit parallelle octrooiaanvragen in andere landen, geconfronteerd wordt met nieuwe literatuur. Deze nieuwe literatuur moet telkens binnen 3 maanden nadat de aanvrager zich hiervan bewust is geworden, gemeld worden bij de Amerikaanse octrooiraad. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot boetes en zelfs tot ongeldigheid van het Amerikaanse octrooi.
Advies
Heeft u belangen in Amerika en wilt u uw uitvindingen ook daar beschermen? Uw octrooigemachtigde staat u graag bij met advies!