Hopelijk heeft u het nog nooit meegemaakt: bewijsbeslag wegens vermeende inbreuk op een octrooi. Bij een bewijsbeslag kan een deurwaarder beslag leggen op voorraden, machines en bedrijfscomputers. Een bewijsbeslag kan daardoor in de praktijk veel schade opleveren en is nadelig voor het imago van het bedrijf.
Een onterecht bewijsbeslag door een deurwaarder kan worden voorkomen door vooraf de geldigheid van het octrooi in twijfel te trekken of de inbreuk te ontkrachten. Dit kan met een zogenaamd grijsmakingsverzoek. In dit artikel wordt het grijsmaken nader toegelicht.
Achtergrond
Een geldig octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden het geoctrooieerde voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, te verhuren, te verkopen of aan te bieden. De octrooihouder kan het verbod via de rechter afdwingen. De rechter zal de inbreukmaker dan gelasten de inbreuk te staken, en bijvoorbeeld de betreffende inbreukmakende producten te laten vernietigen en de octrooihouder schadeloos te stellen.
Een octrooi is in principe geldig wanneer deze voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit. In de praktijk toetst de octrooiraad dit hoofdzakelijk aan de hand van oudere octrooipublicaties. Bronnen buiten octrooipublicaties, zoals een eerdere beurspresentatie of verkoop, blijven vaak buiten beschouwing. Dit komt onder andere omdat de onderzoeker geen kennis heeft van dergelijke gebeurtenissen of omdat het niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld wat er is geopenbaard. Een octrooi kan dan ten onrechte worden verleend.
Een Europees octrooi wordt inhoudelijk beoordeeld op nieuwheid en inventiviteit. Een Nederlands octrooi wordt automatisch verleend, dus ook wanneer deze niet aan de vereisten voldoet. Dit zijn voldoende omstandigheden om er niet direct vanuit te gaan dat een octrooi geldig is. Een octrooihouder zou daar bij het handhaven van zijn octrooi rekening mee moeten houden, maar kan dat nog wel eens vergeten in het heetst van de strijd.
Handhaving van het octrooi
Het handhaven van een octrooi gaat in de praktijk op verschillende manieren. Doorgaans wijst de octrooihouder een inbreukmaker eerst buiten de rechter om op zijn octrooirechten. Bij een duidelijke inbreuk op een octrooi dat voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit kunnen de partijen snel tot een passende oplossing komen. Wanneer dit niet lukt kan de rechter worden ingeschakeld middels een kort geding of bodemprocedure.
Een bodemprocedure kan tot een jaar in beslag kan nemen en daarom heeft het bij acute octrooi-inbreuk de voorkeur om middels een kort geding een voorlopig inbreukverbod te vragen, gevolgd door de bodemprocedure waarin het verkregen inbreukverbod wordt bekrachtigd. In een kort geding wordt globaal getoetst of er sprake is van inbreuk op een geldig octrooi. Daarom leent een kort geding zich voornamelijk voor overzichtelijke zaken. In een kort geding en in een bodemprocedure is ook de inbreukmaker procespartij zodat hij zich kan verweren door de inbreuk te ontkrachten of de ongeldigheid van het octrooi aan te voeren.
Bewijsbeslag
Naast bovengenoemde gerechtelijke procedures heeft de octrooihouder de mogelijkheid om de rechter verlof te vragen om de deurwaarder bewijsbeslag te laten leggen. Het wordt dan tijdelijk onmogelijk om de inbreukmakende producten te verkopen totdat er is beslist in een kort geding of bodemprocedure. Dit heeft op de bedrijfsvoering praktisch dezelfde impact als een voorlopig inbreukverbod, maar wordt beslist zonder de vermeende inbreukmaker daarin te betrekken. Het bewijsbeslag komt dan als een verrassing. Dit is in het geval van een ongeldig octrooi een onterechte situatie. Een bewijsbeslag uit het niets kan intimiderend zijn, zeker wanneer het is verleend op basis van een octrooi waarvan de inbreukmaker weet dat deze ongeldig is.
De inbreukmaker kan via een kort geding om opheffing van het bewijsbeslag vragen door de inbreuk te ontkrachten of de ongeldigheid van het octrooi aan te voeren. Wanneer dit niet lukt zal het geschil in een bodemprocedure moeten worden beslecht terwijl de bedrijfsvoering stil ligt.
Grijsmaken van het octrooi
Partijen die in dezelfde markt opereren zijn doorgaans goed op de hoogte van elkaars octrooien door de verleningsprocedures daarvan te bewaken. Een gang naar de rechter door de octrooihouder kan soms goed worden voorspeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een octrooihouder informeel heeft gewezen op specifieke octrooirechten en de inbreukmaker deze heeft afgewimpeld door aan te voeren dat het product buiten het octrooi valt of te wijzen op de ongeldigheid van het octrooi.
De octrooihouder kan een verrassingsaanval uitvoeren door de rechter buiten de inbreukmaker om verlof te vragen voor bewijsbeslag door een deurwaarder. Dit verlof kan worden afgewend door de rechter van tevoren op de hoogte te brengen van de gronden voor ongeldigheid van het octrooi. Dit wordt het grijs maken van het octrooi genoemd. De rechter zal de grijsmakingsargumenten dan meenemen in zijn afwegingen bij het behandelen van het verzoek van de octrooihouder.
Inhoud grijsmaking
De grijsmaking is een verzoekschrift aan de rechtbank met het verzoek om kennis te nemen van de ongeldigheid van het octrooi of kennis te nemen van argumenten dat het betreffende product buiten het octrooi valt, zodat er geen verlof voor bewijsbeslag wordt verleend zonder de vermeende inbreukmaker te horen. De aangevoerde gronden voor ongeldigheid, zoals het gebrek aan nieuwheid vanwege een eerdere beurspresentatie, dienen volledig te zijn uitgewerkt. Een grijsmaking heeft daardoor het karakter van een nietigheidsvordering waarin de gronden duidelijk zijn gepresenteerd om de rechter snel tot een beslissing te laten komen.
Procedure bij grijsgemaakt octrooi
De octrooihouder kan de rechter middels een verzoekschrift om bewijsbeslag vragen zonder de inbreukmaker daarin te betrekken. Wanneer de inbreukmaker het octrooi heeft grijsgemaakt, zal de rechter de octrooihouder informeel laten weten dat hij voornemens is geen verlof te verlenen. De octrooihouder tast dan in het duister over de redenen maar hij kan vermoeden dat hij op een grijsmaking is gestuit.
De onzekerheid over de overwegingen van de rechter kan worden weggenomen door de rechter om een beslissing te vragen, maar door het openbare karakter daarvan is het verrassingseffect van een bewijsbeslag verdwenen. De octrooihouder zal deze beslissing dus vermijden en zijn overige gerechtelijke vervolgstappen gaan heroverwegen met de wetenschap dat de inbreukmaker een goed verweer heeft voorbereid. De inhoud daarvan kent de octrooihouder dan nog niet. In octrooizaken kan de verliezende partij in de reële proceskosten van de tegenpartij worden veroordeeld en dat moet worden voorkomen.
Processtategie
Bij inbreukzaken is het van belang om de eerste slag te winnen. In het geval van een grijsmaking is de eerste slag het stuiten van het bewijsbeslag met behulp van de grijsmaking. Deze winst is op dat moment niet zichtbaar maar komt in de praktijk wel boven water.
Door de kennis van een vermoedelijke grijsmaking weet de octrooihouder dat de inbreukmaker een goed verweer tegen de inbreuk of goede argumenten voor de ongeldigheid heeft. De tweede slag wordt dan gewonnen in het kort geding of doordat de octrooihouder geen kort geding start om een nederlaag te voorkomen. De grijsmaking werkt dus effectief om een inbreukverbod te voorkomen of te vertragen.
Aanbeveling
Bij het vermoeden van gerechtelijke stappen door een octrooihouder is een grijsmaking van het octrooi een krachtig instrument. Een grijsmaking werkt wanneer er goede argumenten tegen de inbreuk of geldigheid van het octrooi zijn. Een succesvolle werking van een grijsmaking is op het eerste gezicht niet zichtbaar, maar kan een grote invloed hebben op de vervolgstappen van de octrooihouder. Om deze reden worden er veel grijsmakingen ingediend. Uit de volgnummers van de rechtbank valt op te maken dat er per jaar vele tientallen grijsmakingen worden ingediend bij de griffie van de Haagse rechtbank.
Vriesendorp & Gaade heeft ruime ervaring in het opstellen en indienen van grijsmakingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van de grijsmaking zelf, maar ook naar de positie van de vermeende inbreukmaker bij de juridische vervolgstappen waarin hij verzeild kan raken. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.