News threat

Het sluipende gevaar van Chinese ‘Utility Model Patents’

Het aantal aanvragen voor Intellectueel Eigendomsrechten (IE) door Chinese bedrijven is het laatste decennium explosief toegenomen. Chinese bedrijven maken veelvuldig gebruik van zogenaamde Gebruiksmodellen om eenvoudig en snel IE rechten te verwerven. Mede hierdoor zullen Chinese bedrijven vaker de mogelijkheid hebben om concurrenten van de markt te weren. Hoe kunnen Nederlandse bedrijven hier het beste mee omgaan?

[Oorspronkelijk gepubliceerd in Globe Magazine (Februari 2017) van Fenedex, link]

Intellectueel Eigendom in China

China heeft, net als Nederland, een uitgebreid stelsel van wetten voor het beschermen van Intellectueel Eigendom (IE). Ook in China kunt u bescherming verkrijgen voor uitvindingen en innovaties door het aanvragen en/of registreren van:

  • Octrooien (Invention Patents); voor het beschermen van nieuwe en inventieve technische oplossingen of verbeteringen van een product of een proces,
  • Modellen (Design Patents); voor het beschermen van een nieuw uiterlijk van producten, en
  • Merken (Trademarks); voor het beschermen van tekens die geschikt zijn om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Daarnaast voorziet de wetgeving in China in het zogenaamde Gebruiksmodel; het ‘Utility Model Patent’ zoals het in China wordt genoemd.

Wat is een Gebruiksmodel?

Een Gebruiksmodel is een IE recht dat bescherming biedt aan nieuwe structurele en/of materiële kenmerken van producten. Het Gebruiksmodel biedt de mogelijkheid om, net als een Octrooi, nieuwe technische oplossingen of verbeteringen van een product te beschermen. Echter bij een Gebruiksmodel worden minder hoge eisen gesteld aan de inventiviteit van de vinding dan bij een Octrooi. Zo hoeft er slechts sprake te zijn van ‘notable progress’, d.w.z. een kleine technische vernieuwing. Dit betekent dat een geldig Gebruiksmodel verkregen kan worden voor relatief kleine vernieuwingen op een bestaand product of op een bestaande machine. In verband met de lage vereisten van inventiviteit kan het bovendien lastiger zijn om een Gebruiksmodel te vernietigen in een juridische procedure.

In tegenstelling tot een Octrooiaanvrage, wordt een Gebruiksmodel in China niet voor verlening getoetst op nieuwheid en inventiviteit. Als de aanvrage voldoet aan de formele vereisten die de Chinese wet aan een Gebruiksmodel stelt (o.a. moet de aanvrage in het Chinees worden ingediend) dan wordt het Gebruiksmodel direct verleend. Gewoonlijk wordt een Gebruiksmodel binnen een jaar na indiening van de aanvrage verleend en kan dan meteen ingezet worden om tegen inbreukmakers op te treden. Een Gebruiksmodel is maximaal 10 jaar geldig vanaf de indieningsdatum. Een voordeel van het Gebruiksmodel is dat de procedure voor het verkrijgen van een Gebruiksmodel relatief eenvoudig en snel is.

De Nederlandse wet voorziet niet in een Gebruiksmodel, waardoor deze vorm van bescherming van Intellectueel Eigendom bij Nederlandse bedrijven vrij onbekend is. Chinese bedrijven daarentegen maken zeer veel gebruik van het Gebruiksmodel.

Ontwikkeling van IE rechten in China

De Chinese overheid streeft ernaar om China om te vormen naar een kennis economie. Zij willen van ‘made in China’ naar ‘invented in China’. Het indienen van aanvragen voor Octrooien, Modellen, Merken en Gebruiksmodellen wordt gestimuleerd door de Chinese overheid, onder meer door middel van subsidies voor Chinese bedrijven. Maar ook de Chinese bedrijven zelf hebben inmiddels de waarde van IE rechten onderkend en maken hiervan veelvuldig gebruik. Dit heeft tot een explosie van het aantal aanvragen voor onder meer Octrooien en Gebruiksmodellen door Chinese aanvragers in China geleid.

De cijfers voor 2015 laten zien dat het aantal aanvragen in China nog steeds toeneemt: in 2015 zijn 1.102.000 Octrooiaanvragen ingediend, 18,7 % meer dan in 2014, en 1.128.000 aanvragen voor een Gebruiksmodel, 29,8 % meer dan in 2014. Verder laten de cijfers zien dat het aantal aanvragen door buitenlandse aanvragers in China zeer veel kleiner is dat het aantal aanvragen door Chinese aanvragers. Hoewel de cijfers voor 2016 op dit moment nog niet bekend zijn, is het de verwachting dat deze trend zich doorzet.

Het zal duidelijk zijn dat Chinese bedrijven een enorm arsenaal aan IE rechten aan het opbouwen zijn voor grote en kleine technische uitvindingen, waardoor deze Chinese bedrijven vaker de mogelijkheid hebben om concurrenten (zowel Chinese, als buitenlandse) van de Chinese markt te weren. Daarnaast zijn innovatieve Chinese bedrijven ook steeds meer actief buiten China.

Om een voorbeeld te geven: De Rechtbank Den Haag heeft op 2 november 2016 vonnis gewezen in de kortgedingprocedure van Zheijang Zhengte Co. Ltd (Zhengte) tegen gedaagden Blokker en Leen Bakker. Leen Bakker verkocht een partytent met de naam ‘Le Sud paviljoen Grimaud’ die ook door Blokker werd verkocht. Het innovatieve Chinese bedrijf Zhengte, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade, meende dat Blokker en Leen Bakker inbreuk maakten op haar model- en auteursrecht op een partytent (de ‘Butterfly Gazebo’). De Rechtbank stelde Zhengte in het gelijk (lees ook Partytent Leen Bakker maakt inbreuk op modelrecht).


(Afbeelding: Detail van de Butterfly Gazebo van Zhengte)
 
Het spreekt voor zich dat innovatieve Chinese bedrijven met een authentiek product, zoals Zhengte, door middel van rechtmatig verkregen IE rechten kunnen optreden tegen inbreuk op hun IE rechten, ook in Europa.

Gebruik en misbruik van IE rechten in China

Meer verontrustend zijn berichten van enkele van onze Nederlandse klanten, dat hun Chinese concurrenten, leveranciers of afnemers aanvragen voor Gebruiksmodellen of Octrooien indienen in China, die betrekking hebben op technologie en/of geleverde machines van deze Nederlandse klanten.

Zo werd het één van onze Nederlandse klanten, die door hem zelf ontworpen onderdelen voor een machine in China liet produceren, onmogelijk gemaakt om diezelfde onderdelen door een andere leverancier in China te laten vervaardigen, omdat zijn eerste leverancier een Chinees Gebruiksmodel had geregistreerd voor het betreffende onderdeel. Mede omdat deze Nederlandse klant zelf geen aanvrage voor een Gebruiksmodel of Octrooi had ingediend voordat hij het ontwerp voor het onderdeel naar China stuurde, of anderszins had laten vast leggen dat het ontwerp van zijn hand was, was het lastig om overtuigend bewijs te leveren dat het Intellectueel Eigendom niet aan die Chinese leverancier toekwam en/of om een nietigheidsprocedure tegen het Chinees Gebruiksmodel te starten.

Ook worden door Chinese concurrenten soms aanvragen voor een Gebruiksmodel of Octrooi ingediend op onderdelen van een machine, die onze Nederlandse klant bij de ontwikkeling van de betreffende machine onvoldoende vernieuwend of innovatief vond om hierop zelf Octrooi aan te vragen. De ervaring leert dat het zeer lastig is en veel moeite kost om achteraf sluitend bewijs te verzamelen dat een betreffend onderdeel eerder door onze Nederlandse klant is ontwikkeld, of zelfs onderdeel vormde van een reeds op de markt gebrachte machine. Hierdoor is er een risico dat de betreffende Nederlandse klant wordt beschuldigd van inbreuk op een Gebruiksmodel of Octrooi als hij zijn machine met het betreffende onderdeel op de markt brengt in China.

Daarnaast zien wij ook soms aanvragen voor een Gebruiksmodel of Octrooi door Chinese bedrijven voor kleine aanpassingen die zij wel zelf hebben bedacht, maar die grotendeels gebaseerd lijken te zijn op machines of onderdelen van onze Nederlandse klanten. Dit soort aanvragen vallen op omdat vaak grote delen van de tekst en/of tekeningen van de betreffende aanvrage gekopieerd lijken te zijn uit eerdere aanvragen van onze Nederlandse klanten. Op zichzelf staat het eenieder natuurlijk vrij om (kleine) doorontwikkelingen vast te leggen.

Omdat de procedure voor het verkrijgen van een Gebruiksmodel relatief eenvoudig en snel is, worden Gebruiksmodellen veelvuldig ingezet door Chinese bedrijven om IE rechten te verwerven, soms ook voor IE die in oorsprong niet van hun zelf is. Sommige Chinese bedrijven vragen Octrooien en Gebruiksmodellen aan voor het vooraf opbouwen van munitie om een beschuldiging van inbreuk van een ander bedrijf te pareren. Daarnaast zijn er ook in China aanvragers met kwade bedoelingen die IE rechten aanvragen om hiermee geld te verdienen, eventueel via de rechtbank. Dergelijke aanvragers worden ook wel ‘trolls’ genoemd.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat men zich wapent tegen dergelijke praktijken, in het bijzonder indien u zaken doet in China. Met name is het belangrijk dat u:

  1. uw eigen Intellectueel Eigendom laat beschermen door het indienen van een aanvrage voor een Octrooi, Gebruiksmodel of model. Zonder geldige IE rechten in China is het zeer lastig tot onmogelijk om uw Intellectueel Eigendom te handhaven. Na publicatie van uw aanvragen kunnen deze tevens ingezet worden bij het invalideren van IE rechten van concurrenten.
  2. bewijs verzamelt van eerder gebruik van uw product of proces (liefst zo gedetailleerd mogelijk en eventueel genotariseerd) om uw vrijheid van handelen te beschermen.
  3. uw strategie voor het indienen van aanvragen voor Intellectueel Eigendomsrechten voor China aanpast. Denk ook aan Gebruiksmodellen, eventueel in combinatie met Octrooiaanvragen.
  4. de activiteiten van concurrenten, leveranciers en afnemers met betrekking tot hun aanvragen van IE-rechten bewaakt.
  5. zich laat bijstaan door een ervaren IE advocaat in China, indien één of meer van uw IE rechten worden geschonden en u van plan bent hiertegen op te treden. Als deze situatie zich voordoet, is het verstandig om vooraf de IE portefeuille van de vermeende inbreukmaker in kaart te brengen, zodat u enig zicht heeft op de mogelijkheid van een tegenaanval van deze vermeende inbreukmaker.

Procederen in China

De ervaring leert dat het procederen in China steeds beter gaat, en dat buitenlandse bedrijven niet bij voorbaat kansloos zijn als zij een rechtszaak aanspannen tegen in Chinees bedrijf in China. Behalve dat het aantal aanvragen voor Octrooien en Gebruiksmodellen explosief is gestegen, is ook het aantal rechtszaken in China sterk toegenomen. In 2015 zijn er in heel China meer dan 100.000 civiele rechtszaken op het gebied van IE rechten gevoerd, waarbij in slechts 1327 zaken een buitenlandse partij betrokken was.

Om een voorbeeld te geven: Het innovatie Nederlandse bedrijf VMI (Veluwse Machine Industrie) ontdekte dat Shuangjun Plastic and Rubber Machinery Ltd. (Shuangjun), een Chinese concurrent, een machineonderdeel verkocht dat inbreuk maakte op ten minste één van haar Chinese Octrooien. VMI verkreeg één van de inbreuk makende machineonderdelen als bewijs en diende vervolgens een klacht in bij de Chinese autoriteiten, wat resulteerde in een inval bij Shuangjun. VMI startte een civiele rechtszaak tegen Shuangjun, die desondanks doorging met de verkoop van de betreffende machineonderdelen. Shuangjun trachtte nog tevergeefs het Chinese Octrooi van VMI te invalideren. De Chinese rechtbank voor Intellectueel Eigendom heeft VMI op alle eisen in het gelijk gesteld en de volledige door VMI gevraagde compensatie toegekend, te betalen door Shuangjun (lees ook VMI wint octrooi-inbreuk rechtszaak tegen Chinese copycat)


(Afbeelding: Een bandenbouwmachine van VMI)

In een persverklaring van 30 juni 2016 stelt VMI dat deze overwinning haar vertrouwen in het Chinese juridische systeem bevestigd en haar sterkt om alle significante Octrooi-inbreuk te blijven identificeren en hier in elke zaak snel en krachtig op te reageren.

Het is van belang dat u zich realiseert dat de hiervoor beschreven vloedgolf aan IE rechten en rechtszaken in China, ook consequenties kan hebben voor uw zaken in China. Het is in het bijzonder van belang om weet te hebben van de IE-rechten van concurrenten, leveranciers en afnemers zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wilt u meer weten?

Vriesendorp & Gaade assisteert haar klanten bij het aanvragen, behandelen, verdedigen en handhaven van haar Octrooien, merken en modellen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van IE bescherming? Neem u dan contact met ons op.